Можно ли использовать торговую марку без согласия правообладателя?

Переконаний, що відповідь на поставлене запитання буде цікава мільйонам виробників товарів і надавачам послуг.

Адже проектом закону №5699 від 23 січня 2017 року вводиться разове грошове стягнення у вигляді компенсації в розмірі від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітних плат за неправомірне використання торговельної марки.

Нагадаю, відповідно до закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", торговельна марка є знаком для товарів і послуг.

Неправомірним використанням торговельної марки є її використання без дозволу власника свідоцтва на знак для товарів і послуг (правовласника). Цей дозвіл оформляється ліцензією, яка може бути у вигляді окремого документа або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Припускаю, що після набуття чинності цієї цивільно-правової відповідальності за порушення прав на торговельну марку правовласники зможуть стягувати по суду десятки і сотні тисяч гривень компенсації.

Так, при сьогоднішній мінімальній заробітній платі мінімальна сума компенсації за одне правопорушення становить 37 тисяч 230 гривень (10 × 3723 гривні).

Для розрахунку ціни позову можна використовувати формулу розрахунку компенсації, наведену в статті "Скільки коштує порушити права інтелектуальної власності?".

Для розрахунку компенсації слід взяти способи використання знаку для товарів і послуг, які наведені в частині 4 статті 16 закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Не секрет, що багато суб'єктів підприємницької діяльності не реєструють назви товарів і послуг як торговельні марки. Така ситуація може дорого коштувати цим суб'єктам підприємницької діяльності.

Важливо, що, за чинним законодавством, будь-яка назва товару або послуги, які присутні на ринку, може бути зареєстрована як торговельна марка не тільки виробником товару (надавачем послуг), а й будь-якою іншою особою.

Це означає, що виробником товару (надавачем послуг) може бути одна особа, а власником свідоцтва на знак для товарів і послуг на ці товари і послуги може бути інша особа.

Думаю, що розмір компенсації, яку можна буде стягувати з порушників прав на торговельну марку, призведе до того, що з’являться особи, які будуть реєструвати на себе як торговельні марки назви товарів і послуг інших осіб.

Слід зазначити, що торговельними марками можуть бути не тільки назви товарів і послуг, але і їхні складові, наприклад, назви рубрик (розділів) газет і журналів. Ніщо не заважає зареєструвати доменне ім'я як словесний знак для товарів і послуг.

Що робити суб'єкту підприємницької діяльності, якщо торговельна марка на його товари і послуги належить іншій особі?

Я знаю два виходи з такої ситуації: безоплатний і платний.

По-перше, суб'єкт підприємницької діяльності може використовувати зареєстровану торговельну марку на умовах попереднього користувача, викладених у частині 1 статті 500 Цивільного кодексу України:

"Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача)".

Слід зазначити, що право попереднього користувача обмежується обсягом використання торговельної марки або об'ємом її використання, який передбачався суб'єктом підприємницької діяльності.

Це означає, що, наприклад, обсяг товару, який маркується торговельною маркою, не повинен бути більше обсягу товару, який маркувався до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

По-друге, суб'єкт підприємницької діяльності може отримати від правовласника дозвіл на використання знаку для товарів і послуг в обсязі, що виходить за обсяг використання або за обсяг використання, який передбачався до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Зрозуміло, що за такий дозвіл доведеться платити винагороду.

У зв'язку з тим, що деякі договори, за якими надаються права на використання торговельних марок, укладаються з порушенням чинного законодавства, то їх можна визнати недійсними.

Для того, щоб уникнути цього, слід звертати увагу на дві основні причини, через які договір можна визнати недійсним.

1) Після 1 січня 2012 року договір не повинен укладатися з фізичною особою-підприємцем, який є платником єдиного податку (ФОП).

Справа в тому, що з цієї дати підприємець, що здійснює підприємницьку діяльність на єдиному податку, не має права включати до доходів роялті (підпункт 1 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України).

Слід зазначити, що, згідно з Податковим кодексом, ліцензійні платежі, які виплачуються відповідно до договору, є роялті.

2) Підписаний сторонами договір може бути визнаний неукладеним, якщо в ньому відсутні істотні умови, обов'язковість яких передбачена законом.

Істотні умови, які в більшості договорів відсутні, викладені в частині 8 статті 16 закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

"Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови".

З цієї норми закону випливає, що особа, яка передає за договором права на використання торговельної марки, має виробляти товари і надавати послуги, на які видано свідоцтво на знак для товарів і послуг.

В іншому випадку власник свідоцтва не зможе здійснювати контроль за якістю товарів і послуг, адже відсутня база для порівняння.

У разі недійсності договору виробнику товарів (надавачу послуг) буде повернуто винагороду, виплачену за договором.

А тепер застосуємо отримані знання на практиці.

Прикладом договору, який, на мою думку, можна визнати недійсним, є субліцензійний договір № 1-2013 від 25 жовтня 2013 року, відповідно до якого ТОВ "В" отримало право на використання знака для товарів і послуг "Капітошко/Капитошка" (детальніше про справу тут).

Які для цього є підстави? Вказаний договір укладено з ФОП, і в ньому відсутні істотні умови, передбачені частиною 8 статті 16 закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Цей субліцензійний договір цікавий тим, що він використовується судовими експертами для уточнення розміру доходу (упущеної вигоди), який позивач міг би одержати за звичайних обставин, якби авторські права на літературну назву твору "Капітошка" не були порушені. Такий висновок судової експертизи використовується позивачем для збільшення розміру компенсації.

Думаю, що якщо звернути увагу суду на причини недійсності договору, то суд може не взяти до уваги такий висновок судової експертизи як доказ у справі.

У зв'язку з тим, що в судах розглядаються сотні справ про стягнення компенсації за порушення авторського права на назву літературного твору "Капітошка", то виникає кілька питань.

Чи можна визнати субліцензійний договір № 1-2013 недійсним? На мою думку, так. Бо він укладений з ФОП, і в ньому відсутні істотні умови, викладені в частині 8 статті 16 закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Чи можна визнати недійсним свідоцтво України №158095 на знак для товарів і послуг "Капітошко/Капитошка"?

На мою думку, так. Бо під час його реєстрації, судячи з усього, не взято до уваги вимоги частини 4 статті 6 закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до яких не реєструються як знаки позначення, які відтворюють прізвище, імена, псевдоніми та похідні від них.

А ім’я Капітошка є похідним від імені Капітон.

Більш детально про назву літературного твору "Капітошка" як об'єкт авторського права читайте в статті "Чи може назва твору охоронятися авторським правом?".

Володимир Коноваленко, спеціально для УП